美国的utility patent与中国的外观设计优先权
近日，本公众号转载张韬略老师的《论外观设计本国优先权制度的功能及其局限性》一文，文中提及在先发明专利申请作为外观设计优先权基础在实践中可能存在障碍。
（注：表中“法”指《专利法》；“公约”指《巴黎公约》；√表示可行；╳表示不行）
刘国伟老师就这一问题提供了实务中的不同看法。实务中，目前是接受美国发明专利作为外观设计的优先权基础的。
本文经作者授权发布，首发于《中国专利与商标》07年第1期，兹与各位读者探讨。
目次：
1 我国专利制度中对要求外国优先权类型的相关规定
2 从申请主题看美国的utility patent
3 美国的utility patent申请是否可以作为在后的外观设计申请的优先权基础？
4 实事求是 克服偏见
笔者在近来的代理实务中，遇到了一个典型的案例。申请人是美国某公司，其主张利用美国的在先的utility patent申请作为中国外观设计优先权的基础，在审查过程中，审查员发现作为优先权基础的美国申请的类别是utility patent，据此认为，在先申请与在后的申请并非同一主题，故发出“视为未要求外国优先权通知书”。本文要探讨的是，审查员作出如此判断的法律依据是什么？美国的在先的utility patent申请为什么不能作为中国外观设计优先权的基础？
1 我国专利制度中
对要求外国优先权类型的相关规定
我国于1985年加入巴黎公约组织，根据巴黎公约有关优先权的规定，在专利法和商标法也相应地作了规定。涉及专利的优先权规定，主要体现在专利法第29条、第30条以及专利法实施细则第32、33条的规定中。2006年7月1日起施行的《审查指南》在第一部分第一章第6.2.1节中，也作出具体的配套规定。我国专利法第二十九条 第一款规定：申请人自发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起十二个月内，或者自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起六个月内，又在中国就相同主题提出专利申请的，依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照相互承认优先权的原则，可以享有优先权。这个规定中的优先权就是外国优先权。
从上述的第二十九条 第一款规定中，我们可以看出，作为优先权基础的在先专利申请应当符合下列要求：(1) 作为外国优先权基础的在先申请必须是针对相同主题提出的第一次申请，即首次申请；(2) 作为外国优先权基础的在先申请必须是正规的国家申请；(3) 作为优先权基础的在先申请的类型要符合一定的要求。对于第(3)个要求，可以作如下的理解：在外国第一次提出专利申请类型是发明或者实用新型的，在后的专利申请类型既可以是发明，也可以是实用新型；换句话说，在先申请是发明的，可以转换为在后的实用新型申请，反之亦然。而对于外观设计，则要求在后的专利申请类型与在后的类型一致，即都必须是外观设计类型。
一项实用新型申请是否可以成为外观设计的优先权基础[1]，我国法律没有规定。但巴黎公约第四条（E）规定：以一项实用新型申请为优先权基础，向一个成员国提出外观设计申请时，其优先权期限与以一项外观设计申请为优先权基础时的优先权期限相同；所以，根据该规定，在先的实用新型申请，是可以作为在后的外观设计申请的优先权基础的[2]。
由于我国是巴黎公约的成员，有关巴黎公约的规定，我国也要遵守。
2 从申请主题看美国的utility patent
如上所述，“作为外国优先权基础的在先申请必须是针对相同主题提出的首次申请”。如何判断在后申请与首次申请的主题是否相同？根据《审查指南2001》第一部分第三章第3.2.3节的有关规定，先后申请“两者请求保护的是同一产品的同一项外观设计，此时可认定在后申请与在先申请的设计主题相同”。值得注意的是，该规定的比较对象是两者的请求保护的部分之间的比较。这显然与巴黎公约的相关规定相悖。
巴黎公约第四条(H)是这样规定的：“不得以要求优先权的发明的某些因素(elements)没有出现在原始申请的权利要求书中而拒绝优先权要求，只要该原始申请作为一个整体清楚地披露了这些因素即可。”
从上述巴黎公约的规定可以看出，其比较对象是：将在先申请的整体作为基础与要求优先权的在后申请相比，而不是以在先申请请求保护的内容作为基础。
由于国家知识产权局在一段时间内坚持主题相同是指“两者请求保护的是同一产品的同一项外观设计”，使得不少外国申请人的申请由于不满足这个条件，例如，在先申请的图片或照片中出现了虚线，而导致不能享有优先权。这种做法理所当然其引起外国申请人的不满，也引起了国家知识产权局的高度重视，因此在修改《审查指南2001》过程中，从程序上和实体上都对相关内容做出全面的修改。
在程序方面，《审查指南2006》为了与发明或实用新型的外国优先权的审查程序相协调，已将这些矛盾的规定从第一部分第三章中删除，即在初步审查阶段，不再进行“相同主题”的审查。而将有关外观设计优先权的相同主题审查的规定挪到了第四部分第五章中，即在无效宣告程序中，如果对比文献的公开日介于外观设计专利的优先权日与其实际申请日之间时，才审查在先的优先权基础文件与在后的外观设计申请是否属于“相同主题”。这使得《审查指南2006》的体系结构前后呼应，也符合审查经济原则，因此更加合理。
在实体方面，显然国家知识产权局也已经意识到《审查指南2001》的相关规定违反了巴黎公约的上述基本原理，《审查指南2006》第四部分第五章第7.2节中，关于"外观设计相同主题的认定" 是这样规定的：
“外观设计相同主题的认定应当根据中国在后申请的外观设计与其在外国首次申请中表示的内容进行判断。属于相同主题的外观设计应当同时满足以下两个条件： （1） 属于相同类别产品的外观设计。 （2） 中国在后申请要求保护的外观设计清楚地表示在其外国首次申请中。 如果中国在后申请要求保护的外观设计与其在外国首次申请中的图片或者照片不完全一致，但根据两者的申请文件可知，所述在后申请要求保护的外观设计已经清楚地表示在所述外国首次申请中，则可认定中国在后申请要求保护的外观设计与其在外国首次申请的外观设计主题相同，可以享有优先权。……”
该规定明确了 “根据中国在后申请的外观设计与其在外国首次申请中表示的内容进行判断”比较，而不再坚持《审查指南2001》关于在“两者的请求保护的部分之间的比较”了。
但是，《审查指南2006》明确规定了属于相同主题的外观设计还要满足：前后两个申请“属于相同类别产品的外观设计”，那么，这就不能不涉及到美国的utility patent申请到底是属于哪一种类型，应该归于哪个类别中？这正是本文下面要讨论的。
3 美国的utility patent申请是否可以
作为在后的外观设计申请的优先权基础
虽然巴黎公约规定了在先的实用新型申请，是可以作为在后的外观设计申请的优先权基础，但美国的utility patent申请是否可以作为在后的外观设计申请的优先权基础，首先要解决的两个前提问题：一是美国的utility patent申请到底是什么类型？二是如何理解巴黎公约第四条（E）规定？
对于第一个问题，我们知道，美国专利制度自1790年建立以来，迄今已有200多年的历史，美国的utility patent通常翻译成“实用专利”，“实用专利”是否包含着其他国家的所谓“实用新型”，美国专利法并没有明确地回答。但不能据此认为美国专利类型中不包括“实用新型”。最好的方式是，从美国专利法中寻找答案。
美国专利法对专利保护客体的规定见诸于该法第101条，即：任何人发明或发现新而有用之方法、机器、制品或物之组合，或新而有用之改良者，皆得依本法之规定及条件下获得专利。
从该第101条的规定，我们可知其中的“机器、制品或物之组合”涵盖了类似我国专利法实施细则第2条第2款所定义的关于实用新型的客体。而且，我国关于实用新型的客体与发明的客体也的确有相重合的部分，因此没有理由说美国的utility patent不包括“实用新型”。
对于第二个问题，我们知道，巴黎公约[3]是缔结于1883年的，彼时美国专利法已经运行了近100年，如果巴黎公约有意排除美国的utility patent，美国也会对此做出明确的反应，因此巴黎公约应该对此有明确规定。而且，我们从巴黎公约第四条（E）规定所读出的信息是，该规定只是假设出现了“以一项实用新型申请为优先权基础，向一个成员国提出外观设计申请时”的情况，该如何确定优先权期限，而不是涉及哪些类型可以或不可以作为外观设计申请的优先权基础。可见，该规定根本就没有做出任何排除式的规定，即使有人一定要认为美国的utility patent就是发明专利，巴黎公约也没有排除发明专利作为在后的外观设计优先权的基础。因此，以巴黎公约没有规定为由，拒绝美国的utility patent作为外观设计申请的优先权基础，是毫无法律根据的。
4 实事求是 克服偏见
通过以上分析，我们可以得出，美国的utility patent可以对应于实用新型专利，如果满足了在后申请要求保护的外观设计已经清楚地表示在美国的utility patent中，就可认定中国在后申请要求保护的外观设计与其在美国首次申请的utility patent的主题相同；进而根据巴黎公约的规定，美国的utility patent是可以作为在后的外观设计申请的优先权基础。
那些不承认美国的utility patent可以对应于实用新型专利的人们，其误区在于，认为美国的专利类型中，只有发明而没有实用新型，因而不承认美国的utility patent可以作为在后的外观设计申请的优先权基础。
这种观点至少有以下的问题：
——只是看到美国专利法中没有细分发明和实用新型这个表面现象，美国是否明确区分发明和实用新型是其内部事务，对此别国并无发言权。如果从美国专利法第101条关于专利客体的实质分析看，其本质上涵盖了实用新型的客体。
——没有从本质上理解巴黎公约关于优先权原则的精髓，巴黎公约所提出的优先权原则是该公约最具吸引力的部分。其本质就是：在先申请的内容体现在在后申请中，而不必过分关注专利申请的类型。这是因为巴黎公约的成员有近200个国家，其在专利类型上划分上不可能完全相同，叫法也不可能完全一致，为了适应这种不一致的情况，巴黎公约第四条第A款定义的要求发明人证书的申请也属于在先申请，我国2001和2006两版《审查指南》对此都予以认可，也说明专利申请的类型不是必要的限定条件。
那些不承认美国的utility patent可以对应于实用新型专利的人们，其偏见在于，简单地认为不承认美国的utility patent，有利于国家利益，这种观点就更加错误。众所周知，外观设计的优先权期限只有6个月，在这个短短的6个月之内，很难想象国内的申请人可以做出与外国申请人一样的外观设计，因此，拒绝美国的utility patent并不能给国内申请人带来任何实质上的好处。更值得注意的是，巴黎公约是重要的国际多边公约，中美两国同是巴黎公约的重要成员，中国政府一贯承诺履行国际公约所规定的各项义务， 能否正确认识美国的utility patent的类型属性，不单纯是专利法上的技术问题，还关系到中国的国际形象，关系到我国与其他巴黎公约成员国的国家关系，如果不能实事求是地对待，则反而会影响到国家利益。
因此，如何对待美国的utility patent，不是一个简单的法律问题，要求我们要从更高的角度看到外观设计的优先权问题，实事求是地理解美国的utility patent的属性，认真体会巴黎公约优先权原则的精髓，我们就应该承认美国的utility patent是可以作为外观设计优先权的基础的，这也应该成为业界的广泛共识。
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排版/钱榕